南京盛衡智能制造有限公司与湖北中烟工业有限公司等发明专利申请权纠纷案
来源:湖北省高级人民法院
一审案号:湖北省武汉市中级人民法院(2022)鄂01知民初713号民事判决书
原告:南京盛衡智能制造有限公司
被告:湖北中烟工业有限责任公司
第三人:湖北中烟工业有限公司广水卷烟厂
【裁判要旨】
专利申请技术方案由多人承接、研发的,应根据组织性质、实际研发过程来甄别专利技术方案的实际发明人身份,确定专利技术发明人及专利申请权、专利权归属。发明人与提供研发技术条件的单位就发明创造成果之间达成的权属约定,应受法律保护。
【基本案情】
张银系原告公司的控股股东、法定代表人,于2019年6月参与黄杰团队承接的涉案广水烟厂技改项目 “条烟箱出库系统”研发。项目商谈中,在研发过程中,黄杰组成“黄杰团队”,建立“广水烟厂项目群”,带领张银等团队成员现场考察广水烟厂技改项目现场,与广水烟厂商讨技改项目研发目标、初步方案、配置要求、开发费用、专利申报、技术委托开发合同等事项。实际研发中,张银根据广水烟厂通过微信群发布的烟厂场景图片、设备要求、技术指标、规格等信息,开始研发涉案技改项目技术方案。2020年7月,张银完成技改项目技术方案设计、编制,将最终方案通过微信群交付广水烟厂,并根据其修改要求,多次修改技改技术方案,还为该技改方案撰写专利申报材料、提交专利技术交底文件及三维附图。2020年12月,张银与广水烟厂商定涉案技术委托项目开发合同时,被告及广水烟厂压低委托开发价款,双方发生争议。张银获知被告已于2020年11月27日以被告名义将涉案技术申报发明专利并进入实审阶段后,以被告及广水烟厂片区其专利权为由向本院起诉,请求判令涉案发明专利申请权归属于原告。另查明,张银系原告控股股东,法定代表人,并明示涉案专利申请权及专利权归属于原告单位职务发明。
湖北省武汉市中级人民法院认为,
1.本案为发明专利权申请权权属纠纷。案涉争议为发明专利权申请权争议,诉争发明专利号为202011364792.
2,专利名称为“一种条烟箱成品出库系统及其控制方法”,专利申请日2020年11月27日、专利公布日2021年2月22日,专利申请人为被告湖北中烟公司。该专利已进入实审阶段,因本案已暂停审查。2.涉案专利起源于广水烟厂对涉案技改项目研发设计,由广水烟厂提出研发计划及研发方向、研发要求,由广水烟厂技改办组织研发实施。张银通过黄杰,与广水烟厂技改办商谈、谋划、研发涉案项目具体技术方案,根据技改办提出的技改要求、需求、图片、参数,研发并不断修订涉案项目技术方案及附图,保有这些技术方案形成文件、资料,于2020年5月16日、6月16日、7月12日先后完成3版涉案技改项目技术方案设计、修订与完善方案,并在广水烟厂多次修订意见基础上形成涉案技改项目技术方案第3版技术方案,成为涉案技改项目申报发明专利的技术方案的直接来源。黄杰、张银并非独立研发团队,涉案技改技术方案设计、编制、编写均由张银单独完成,而非黄杰或黄杰委托张银研发完成,可以认定涉案技改项目技术方案由黄杰中介、由张银单独研发、设计完成,张银为涉案技改技术方案设计者。
3.广水烟厂及其技改人员在方案设计、形成过程中仅为辅助性劳动,不应成为涉案项目技术方案发明人。广水烟厂是湖北中烟公司的隶属分公司,未派员参与涉案技改项目的研发与实施,黄杰或张银并未将涉案技改技术方案成果让与湖北中烟公司,湖北中烟公司不应成为涉案专利的发明者。“黄杰团队”并非一个确定的组织,它只是广水烟厂技改办对该团队研发人员的非正式称谓而已。张银是涉案技改项目技术方案的直接研发者、发明者,并未将其独立完成的涉案技改项目技术方案让渡给广水烟厂,更未让给湖北中烟公司,张银仍为涉案技改项目技术方案成果持有人,该技术方案由张银单独设计完成,与广水烟厂拟议中的涉案技改项目技改方案技术委托开发合同并未达成,广水烟厂无权或授权他人将涉案技改项目技术方案申报为发明专利技术。张银是为原告控股股东、法定代表人。张银基于与原告之间的特殊关系,自愿将涉案专利申请权、专利权让与所在单位,系其处分权行使行为,符合法律规定,该向发明专利应为约定的职务发明,与发达职务发明一样,受法律保护,故涉案发明专利的申请权、专利权应依约归属于原告。
【裁判结果】
湖北省武汉市中级人民法院判决:
确认专利申请号为202011364792.2、发明专利名称为“一种条烟箱成品出库系统及其控制方法”的涉案诉争发明专利的发明专利申请人为原告南京盛衡智能制造有限公司。
该案一审判决宣判后,当事人均未上诉,服判生效。
【点评】
一、“黄杰团队”是一个由黄杰、张银等多个自然人组成的一个松散型的商务团队。该团队以黄杰之名命名,承接相关技术研发项目,开展商务合作,项目结束后研发团队即行解散。该团队为办理注册登记手续,不提供任何资金和其他物质技术条件,不承担任何义务,实际是自然人的集合体,该团队名义承接的技改项目所涉的研发成果应归属于团队成员中的实际研发人员。张银系“黄杰团队”成员,也是涉案技改项目研发参与者、实际完成者,持有涉案技改项目技术方案原始研发资料、最终技术方案及技术研发过程文件,帮助撰写涉案项目专利申请文件,提交专利申报技术交底文件,应为涉案专利技术实际研发者、完成者,有权成为由涉案技术衍生的专利技术的申请权人和专利权人。
二、张银是原告控股股东、法定代表人,与原告存在职务关系,但是,在研发过程中,张银并未以原告之名进行涉案项目技术开发。项目开发完毕后,张银明示涉案技术成果归属于所在单位,该行为应认定为张银与原告单位之间就涉案技术成果及衍生的专利申请权、专利权的归属达成的协议,不受法律禁止,涉案专利可以认定为职务发明,申请权及专利权应归属于原告。
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